Торговая марка: какие важные нюансы следует учитывать?

ТМ

Определение товаров и услуг – важная часть регистрации

Торговая марка регистрируется под определенные товары и услуги. Во время подготовки к процессу регистрации ТМ важно определиться с тем, что именно будет защищено. При этом лучше предусмотреть не только текущую линейку продукции, но и планируемую. Такая необходимость составления плана возникает, поскольку одноименные ТМ могут быть зарегистрированы на разных лиц (при условии, что товары и/или услуги не являются смежными). Соответственно, при расширении линейки продукции есть вероятность, что маркировать данные товары такой же ТМ будет невозможно.

В процессе регистрации стоит учитывать даже вероятные репутационные риски. Возьмем, к примеру, компанию, которая занимается производством кожаных изделий (сумки, ремни, кошельки), конкурент которой запускает в продажу линейку шейных платков и зонтов под точно такой же (или отличающейся отдельными элементами) торговой маркой.

Несмотря на то, что товары разные, потребитель может быть одним и тем же. Такой покупатель – приверженец марки, качество которой выстраивалось компанией годами, покупает, допустим, зонт, искренне думая, что производитель один и тот же. На поверку данный товар оказывается некачественным и разочаровывает его. Возникает вопрос: купит ли этот потребитель в следующий раз сумку или кошелек под данным брендом, если его разочаровал зонт? Ответ должен заставить задуматься. Как только начинается путь регистрации торговой марки, необходимо предусмотреть даже такие нюансы.

Использование ТМ – обязанность, а не право владельца

В данном контексте достаточно жестко построено законодательство в США. Для подачи заявки на регистрацию необходимо иметь основание. Основанием может служить либо уже использование ТМ (use in commerce), либо намерение использовать ее в ближайшее время (intent to use).

При этом заявитель должен в ограниченный период времени подать декларацию, которая подтверждает начало использования. Без такой декларации сертификат о регистрации получить невозможно. На этом контроль за использованием ТМ не ограничивается – через пять лет собственнику опять необходимо подтвердить данный факт. Осуществлять такую процедуру необходимо каждые 10 лет. Если же документов об использовании нет, то ТМ прекращает свое действие.

Благодаря такой процедуре в США отсутствуют «мертвые» торговые марки. В Украине такого порядка нет. Поэтому в отечественном реестре существует много торговых марок, которые не используются их владельцами. Чаще всего такие ТМ умирают, когда пропущен срок их продления (каждые 10 лет от даты подачи заявки на регистрацию), либо если их действие прекращено в судебном порядке.

Причиной для подачи иска заинтересованным лицом является неиспользование владельцем ТМ в течение трех лет от даты публикации сведений о регистрации торговой марки либо в течение трех лет от любой другой, более поздней даты.

Что считается использованием торговой марки? Нанесение на товар, для которого данная ТМ зарегистрирована, на упаковку этого товара, бирку, этикетку и т.п., продажа такого товара, использование его в рекламе, деловой документации, сети интернет и тому подобное.

Обращаю внимание: согласно закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, которая отличается от зарегистрированного знака только отдельными элементами, если это в целом не меняет отличительности знака».

Соответственно, необходимо регистрировать ТМ в том виде, в котором планируется ее использование. Если же запланирован ребрендинг ТМ, который значительно изменит уже существующий логотип, необходимо пройти процесс регистрации вновь.

Для того чтобы не потерять торговую марку, важно ее использовать на протяжении всего срока действия в том виде и теми способами, которые описаны выше.

Лицензия

Торговую марку можно использовать в своей деятельности как самостоятельно, так и предоставлять ТМ в пользование другим лицам.

Мы привыкли доверять своим партнерам, инвесторам, поэтому договор либо вообще не заключается, либо заключается очень формально. Такой подход к сути и форме договора приводит к негативным последствиям. В практике нашего агентства были случаи из разряда: «казнить нельзя помиловать», когда одна запятая играла немаловажную роль.

В одном из таких контрактов территорией использования объекта интеллектуальной собственности были Россия и Украина. В договоре была указана формула расчета вознаграждения, которая касалась только РФ. А вот для Украины формула расчета обозначена не была. Из-за данного факта компания потеряла немалые деньги.

Ошибкой другого договора было отсутствие обязанности лицензиата предоставлять отчеты о продажах товара, на который был нанесен объект, при этом в формуле расчетов вознаграждения была привязка именно к объемам продаж.

Данное обстоятельство также повлекло за собой финансовые потери.

Таких нюансов может быть немало, поэтому формальный подход к заключению договора, как правило, приводит к негативным последствиям.

Соответственно, после регистрации ТМ жизнь бренда только начинается, и необходимо заботиться о его защите.

Источник

Опубліковано у Новини. Додати до закладок постійне посилання.